Компенсация за незаконное использование товарного знака

Прежде чем обращаться в суд с требованиями о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, правообладатель товарного знака  должен знать все возможные риски. Негативные последствия могут наступить в частности, если в ходе судебного разбирательства истец не сможет обосновать возможные потери от нарушения, что приведет к снижению размера компенсации судом, а ответчик  в свою очередь сможет возместить судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Более того, правила пропорциональности также распространяются и на судебные расходы ответчика, который в случае частичного удовлетворения иска вправе подать заявление на их возмещение.

Институт взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака привлекает правообладателей тем, что позволяет упростить процедуру сбора доказательств, которые необходимо представить для возмещения имущественных потерь. Особенной популярностью этот механизм пользуется, когда точный размер и факт их наличия трудно установить.

 Акт недобросовестной конкуренции

Ответчик фактически присваивает репутацию правообладателя, когда использует обозначение, которое похоже на определенный товарный знак. Такие конкурентные преимущества основаны на обмане потребителя и являются актом недобросовестной конкуренции (решение СИП от 29.01.2020 по делу №  СИП-771/2019).

Правообладатель  вместо возмещения убытков может требовать от нарушителя  выплаты компенсации, размер которой может составить от 10 тыс. до 5 млн руб. Конкретную сумму компенсации суд определяет по своему усмотрению исходя из характера нарушения. На данный момент отсутствует единообразная судебная практика, а также критерии, которые необходимо использовать при обосновании размера компенсации. Поэтому, чтобы избежать возможных негативных последствий, правообладателю следует знать о всех рисках, которые могут наступить при взыскании максимально допустимой суммы.

В отличие от убытков, институт взыскания компенсации правообладатели выбирают гораздо чаще, так как получить доказательства о количестве контрафактных товаров зачастую просто невозможно.

Когда суд рассматривает дело о взыскании компенсации, то по общему правилу определяет ее размер в пределах, которые установил законодатель в ГК РФ. (п. 62 постановления ПВС РФ от 23.04.2019 №  10).

Кроме того, суд определяет размер  компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации. Ответчик, в свою очередь, вправе оспорить сам факт нарушения так и  размер компенсации  (п. 2, 3 ч. 2 ст. 149 ГПК, п. 3 ч. 5 ст. 131 АПК).

Из-за правил пропорциональности правообладатель может столкнуться с ситуацией, когда придется возместить судебные расходы ответчика. При этом  сумма расходов может значительно превышать требуемую компенсация.

Верховный суд сформулировал позицию, согласно которой возложение на лицо, чье право было нарушено, обязанности выплатить в пользу ответчика сумму, превышающую в несколько раз взысканную с него компенсацию за допущенное нарушение, не соответствует требованиям справедливости, равенства и соблюдения баланса прав и законных интересов сторон (п. 47 Обзора, утв. Президиумом ВС 22.07.2020 года.

Суд указал, что при распределении судебных расходов должны быть соотнесены размеры взысканной компенсации и расходов, подлежащих отнесению на истца (в том числе с учетом возможного обращения ответчика о распределении понесенных им судебных расходов). Суд указал, что пропорция распределения судебных расходов не может ограничивать возможность защиты интеллектуальной собственности, а напротив, должна обеспечить восстановление имущественной сферы истца.

  Затруднительный процесс доказывания

Большая разница между границами минимальной и максимальной суммы компенсации, которая может быть заявлена к взысканию, значительно затрудняет процесс доказывания. Правообладатель обязан приложить  усилия, чтобы взыскать значительную сумму, в то время как ответчику достаточно просто приобщить к материалам дела формальное заявление о несоразмерности заявленной компенсации.

Суд может по собственной инициативе снизить размер компенсации. Правовую позицию по этому вопросу изложил Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 04.08.2015 по делу №  А32-27799/2011. Кроме того, сумма компенсации может составить и менее 10 тыс. руб. Данный случай в судебной практике большая редкость, так как является исключением из правил (п. 21 Обзора судебной практики, постановление Конституционного суда от 13.12.2016 №  28-П).

Чтобы снизить размер компенсации ниже минимального предела, который установил законодатель, суд должен изложить свои доводы и подтвердить их соответствующими доказательствами. Ими могут стать следующие обстоятельства:

1. нарушение исключительных прав впервые;
2. использование товарного знака ответчиком не для извлечения прибыли;
3. ущерб составил сумму ниже минимально возможной компенсации;
4. размер компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков, которые поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

      Критерии, которые учитывает суд

В Постановлении №  10 ВС изложил уточненный перечень обстоятельств, которые должны учитывать суды при определении размера заявленной компенсации. Ранее суды пользовались критериями из постановлений Пленума ВС №  5, Пленума ВАС от 26.03.2009 №  29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Теперь при определении размера компенсации суд учитывает следующее:

1. обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав;
2. характер допущенного нарушения. В частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т. п.;
3. срок незаконного использования товарного знака;
4. наличие и степень вины нарушителя. В том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно;
5. вероятные имущественные потери правообладателя;
6. являлось ли использование товарных знаков, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.

Словосочетание «в частности» говорит о том, что перечень является открытым, следовательно, учитывая обстоятельства конкретного дела, невозможно привести единообразную судебную практику по данному вопросу.

Кроме того, пристальное внимание следует обратить и на такой квалифицирующий признак, который ввел Верховный суд, как «вероятные имущественные потери правообладателя». Именно «имущественные потери», а не «убытки», как было ранее.

Понятие «имущественных потерь» гораздо шире понятия «убытки», которое содержится в ст. 15 ГК РФ. В отличие от возмещения убытков по правилам ст. 15 и 393 ГК, возмещение потерь по правилам ст. 406.1 ГК осуществляется вне зависимости от наличия нарушения обязательства соответствующей стороной и независимо от причинной связи между поведением этой стороны и подлежащими возмещению потерями, вызванными наступлением определенных сторонами обстоятельств.

Вышеуказанные отношения не являются сходными. Возмещение имущественных потерь по правилам ст. 406.1 ГК возможно только в случае, если такое условие закреплено юридически — договором. Обращаясь за защитой нарушенных прав с требованием о взыскании компенсации  правообладатель исходит из отсутствия отношений, оформленных надлежащим образом. При таких обстоятельствах считаем возможным применение права по «аналогии» (п. 2 ст. 6 ГК).

При иных обстоятельствах правообладатель имеет возможность заявить требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости товаров (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК).

Характер нарушения как критерий для компенсации

Характер нарушения это единственный критерий, который одновременно упомянули и законодатель, и ВС в Постановлении №  10. Однако содержание и существенные признаки этого критерия не раскрываются в полной мере ни в законе, ни в судебной практике.

Конечно, любое нарушение возникает с противоправного действия. Применительно к незаконному использованию товарных знаков чаще всего такими действиями выступает их размещение в сети Интернет с открытым доступом для третьих лиц. Нарушители это делают для того, чтобы рекламировать свою продукцию, а также для предложения их к продаже. При этом, когда нарушитель бездействует и игнорирует требования правообладателя, это станет отличительной чертой для того, чтобы суд признал нарушение длящимся. В частности, когда нарушитель не прекращает использование товарного знака либо не совершает определенных действий по устранению нарушения. То есть оно должно быть непрерывным в течение определенного периода времени.

 Аргументы, которые помогут обосновать размер

Удовлетворяет требование о взыскании компенсации   суд  не может определить ее размер произвольно. Поэтому, если истец рассчитывает получить компенсацию выше 10 тыс. руб., то он должен обосновать размера взыскиваемой суммы. Это должно подтвердить, по его мнению, соразмерность характеру нарушения. Обстоятельства, которые учитываются судом при определении размера компенсации, описаны выше.

Пропорция распределения судебных расходов не может ограничивать защиту.

Обстоятельства, которые связаны с объектом нарушенных прав.

Если сам правообладатель достаточно долго и непрерывно использует товарный знак, то он может стать широко известным. В связи с этим суд может принять во внимание:

1. дату начала использования товарного знака;
2. объем товаров, которые маркируют товарным знаком;
3. затраты на рекламу и продвижение бренда;
4. регистрацию знака в качестве общеизвестного.

Общеизвестный товарный знак имеет особую правовую охрану и его использование является более грубым нарушением.

     Вероятные имущественные потери.

Введение в гражданский оборот на территории РФ однородных товаров с похожей маркировкой порождает недобросовестную конкуренцию. Поскольку при этом правообладатель несет убытки из-за того, что не получает лицензионные платежи за право использовать объект интеллектуальной собственности. Кроме того, своими действиями нарушитель снижает инвестиционную привлекательность интеллектуальной собственности, а в глазах потребителя создается неверное впечатление о правообладателе.

Также каждая незаконно реализуемая единица продукции вытесняет в гражданском обороте соответственно одну легальную. При высокой стоимости оригинальной продукции  истец теряет существенную часть дохода в результате появления на рынке контрафактных копий.

   Неоднократность нарушения

Бывает, что нарушитель использует средства индивидуализации несколькими способами. В таком случае суд может признать нарушение неоднократным, так как каждый способ — это отдельное нарушение исключительного права (п. 56 Постановления №  10).

Обращая внимание на курс цифровизации и развитие онлайн-торговли, то данный пункт можно применять для большинства нарушений. Эти действия являются самостоятельными нарушениями исключительных прав истца. За каждое нарушение суд должен взыскать компенсацию в равных долях, если правообладатель не указал конкретную оценку для каждого нарушения.